[언론보도] 상표권 침해 소송 시 상표권 소멸여부 확인이 필수적인 이유

가맹사무소 소담

– Lawfirm Sodam

 

“상표권불사용취소 소송, 사용했단 입증 책임있어 철저히 준비해야…”

 

전 세계적으로 유명한 캐릭터 중 하나인 미키마우스. 디즈니社의 효자 캐릭터인 미키마우스가 지난 20년 동안 굳게 닫혀 있던 저작권 소멸이 다시 열리기 시작했다. 현재 미국의 저작권법으로는 저자 사후 70년, 직무상 제작된 저작물은 95년까지 저작권이 보호된다. 이렇듯 수십 년의 세월을 지나 저작권 보호 기간을 꽉 채워 소멸이 되는 사례들도 있지만 이와는 달리 사용하지 않는다는 이유로도 상표권이 소멸하는 경우가 발생하기 마련이다.

 

이에 대해 서교준 변호사(법률사무소 소담)는 “상표권은 특허권이나 저작권과 같이 일정기간을 소모하여 소멸하는 권원이 아니라 10년마다 갱신 출원을 하게 되면 영구적으로도 권원을 소유할 수 있는 특성을 갖고 있다. 상표 하나를 개발하고 소비자들에게 알리는 데 많은 투자자원이 들어가게 되고 그렇게 투자된 상표권이 쉽게 소멸돼 공유화된다면 이에 따른 혼동이 오기 쉽기 때문에 이러한 권원의 유지를 인정해 주고 있는 것이다”고 설명했다.

 

그러나 [실제 사용하지 않는 상표에 대한 권원을 독점하고 있는 경우에는 어떠할까?]

 

실제 A 시는 자신의 지역 캐릭터에 대해 상표 출원을 했고 이후 상표등록도 마쳤다. 해당 출원과 등록을 마친 상표는 캐릭터 그림과 함께 “OO지역 상징캐릭터 OOO”이라는 문구가 함께 있는 것이다. A시가 상표 출원을 할 때 여러 상품류 구분을 하였고 B씨는 이런 상품류 중에서도 3년 이상 사용하지 않은 것들에 대해서는 등록이 취소되어야 한다고 소를 제기했다.

 

이때 B씨가 청구한 취소의 소는 “상표의 불사용 취소 심판”이다. 현재 국내 상표법은 상표등록이 법이 정하는 사유에 부합하게 된 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는데 해당 법 3항에서는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 취소 심판을 청구할 수 있다고 되어 있다.

 

이에 대해 서 변호사(법률사무소 소담)는 “실제로 상표의 불사용 취소 심판의 경우 많은 사람들이 이를 이용하고 있다. 상표란 특정 상품 또는 업체를 타 상품(또는 업체)와의 차별성이 있음을 식별하는 근거가 되는 것이므로 이에 따라 등록된 상표는 ‘사용한다’는 기준하에 보호 규정이 존재하며 사용하지 않을 경우 ‘보호되지 않아도 되는 표장’으로 구분하게 된다. 그런데 문제는 사용하지 않는 상표권에 대해 타 업체가 사용하는 것을 발견하게 된 경우 침해 사실에 대해 소를 제기한다 하더라도 이러한 불사용 취소 심판이 맞서게 되는 경우 불리하게 작용될 수 있다”고 설명했다.

 

이어 서 변호사는 “그러나 실제 대법원은 상표권 등록이 권원의 발생 요인이라고 인정하고는 있지만 존속 요건은 아니므로 상표권이 소멸되었다 하더라도 상표권의 회복등록과 존속기간갱신등록 거부처분을 받은 판례도 있으므로 이에 대해 유의하여야 한다. 만약 이러한 불사용취소제도에 이의가 있는 경우에는 취소심판에서 자신이 출처를 표시하기 위한 사용을 했음을 객관적 증거 및 변론을 통해 충분히 입증해야만 한다”고 조언했다.

 

결국 A시의 상징캐릭터는 상표권 등록 취소가 되었다. 재판부는 A시가 제시한 사용에 대한 증거가 상품의 출처를 표시하기 위한 사용은 아니라고 판단했기 때문이다.

 

마지막으로 법률사무소 소담 서교준 변호사는 “자신의 상표권을 정당하게 주장하기 위해서는 상표권이 소멸되기 이전 꾸준한 관리나 사용을 통해 등록을 갱신하는 것이 제일 좋지만 그렇지 않은 경우 철저한 대응전략을 수립하여 불사용 취소 소송에 대비 및 대응하는 것이 중요하다. 이는 법리 해석과 지난 판례에 대한 분석, 사안에 따른 전략 수립 등에 관한 것이 수반되므로 이에 능통한 변호사와의 충분한 상담을 거치는 것도 하나의 방법이 될 수 있다”고 당부했다.

 

한편 법률사무소 소담 대표변호사이기도 한 서교준 변호사는 한미르 국제특허법률사무소, 인천TP 심사위원, 가맹사무소 소담 대표가맹거래사, 특허사무소 소담 대표변리사, 한국환경건축연구원 심의위원 등 다양한 활동을 하면서 변호사, 변리사, 가맹거래사의 다양한 역할을 충실히 이행하고 있다. 또한 이러한 상표권, 특허권 침해 소송에 있어 의뢰인의 권익이 보호될 수 있는 최선의 법률 조력을 제공하고 있다.

 

[출처 : 에프이타임스 https://famtimes.co.kr/news/view/126910]